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「亞洲專利申請人在美國專利申請常犯的錯誤」講座

 文/磐安基金會 周錇渟

 

台灣於美國所獲准的專利件數，近年來維持在世界排名前五名之水準。然而，在生技製藥、醫療器材領域等生技產業領域，我國政府雖持續以政策支持研發創新，目前研發商品化績效尚低，有待急起直追。其中，相關專利之申請與核准，係為技術移轉與交易的重要基石，也是技術商品化的重要一大步。

 

磐安智慧財產教育基金會，於八月三十日假臺北矽谷國際會議中心舉行「亞洲專利申請人在美國專利申請常犯的錯誤」講座。此講座邀請到陳偉傑亞伯特律師事務所(Law Offices of Albert Wai-Kit Chan, PLLC)的資深美國專利律師及負責人陳偉傑博士(Dr. Albert Wai-Kit Chan)主講，並由本會資深顧問陳桂恒教授主持。本講座的主題，正如陳桂恒教授所指出，智慧財產權為屬地主義，於不同的國家申請專利時，所應注意的細則亦不盡相同，由於美國至今仍為生物科技商業化的重要市場，透過此講座可使與會者瞭解於申請亞洲專利和美國專利的相異處，在欲擴展美國市場而申請美國專利時，得以避免在審評時被核駁的錯誤點。

 

        陳偉傑博士出生於香港，在美國德州的貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)完成其博士學位後，於紐約冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)從事博士後研究，之後赴美國哥倫比亞大學( Columbia University School of Law)完成其法學博士學位，並曾擔任斯隆-凱特林癌病中心(Memorial Slogan-Kettering Cancer Center)的顧問以及美中律師協會(United States-China Lawyers Society)的主席。基於其過去豐碩生技及法律的學養經歷，陳偉傑博士於講座中向與會者分享其所受理案件中，亞洲人在申請美國專利時最常犯的錯誤，並針對不同情狀提出可避免這些錯誤發生的解決方法，以降低申請案因而被核駁的機率。

 

 陳偉傑博士指出，個人處理超過一千件的專利申請案，超過百分之三十的案件來自亞洲。從中歸納出亞洲申請美國專利者最常犯的錯誤為：誤植發明人、書面說明不充分、專利說明書裡未包含最佳實務、未遞交與可專利性重要關係的文件、申請專利前即揭露其發明、忽略於美國境外發表的著作、濫用多重附屬項、混淆用途請求項和方法請求項、無法區分新穎性和非顯而易見性之差異、誤認藥品的作用機制或本質具可專利性等十項。其中發明人的資格判定、說明書的書寫以及資訊揭露義務，於申請美國專利時應多加注意。如在亞洲，智慧財產權擁有人可為申請人，但在美國，僅發明人可列為申請人，陳偉傑博士並結合自身受理案件的實務經驗，深入地加以闡述。主持人進一步指出，公司可代替發明人申請美國專利，但就此情況而言，申請人仍應為發明人，而公司可列為專利權受讓人。

 

與會來賓皆踴躍地把握此難得的機會，就專利申請實務遭遇的情況，向陳偉傑博士請教，主講者亦詳盡地以書寫白板的方式進行輔助說明，使得與會者獲益良多。台灣的專利申請者，可藉由此次講座，釐清在美國申請專利時常犯的錯誤為何，進而避免犯錯，增加美國專利核准的機率，促進科技研發的商業化價值。